企業(yè)進行海外專利布局過程中,需要委托國外專利代理機構,當然也離不開專業(yè)、負責的國內代理機構的代理服務。國內代理機構應在充分熟悉目標國家知識產權環(huán)境、法律法規(guī)的基礎上,深刻理解委托案件的技術方案以及申請人的保護需求,慎重評估和遴選高水平的國外代理機構,深入參與案件的申請、翻譯和審查意見答復等相關工作,與國外代理機構協(xié)同合作,共同為申請人獲得海外專利保護提供專業(yè)的代理服務。
案例回放
2021年初,鄭州睿信國外代理部收到一份代理的國內某知名企業(yè)的PCT美國國家階段專利申請的第二次審查意見(FINAL OA),審查意見指出前一次審查意見(NON-FINAL OA)的答復已經克服了大部分的缺陷,但是依然存在創(chuàng)造性問題。為了克服創(chuàng)造性問題,需要對權利要求書進行實質性修改。按照美國專利法的相關規(guī)定,需要提出繼續(xù)審查請求(Request for Continued Examination,RCE),但是在不明確能否克服創(chuàng)造性缺陷的情況下,如果貿然提出該請求可能會浪費大量的資金成本。我方基于對美國審查意見答復的經驗,與涉外代理機構商定了在提出RCE之前采用電話會晤(Phone Interview)的方式,與審查員就案件創(chuàng)造性問題進行溝通,排除了一些不能克服創(chuàng)造性問題的答復策略,使我們重新制定的答復策略在后續(xù)的RCE程序中獲得審查員的認可,最終本案獲得授權。
電話會晤是一種美國專利制度中賦予專利申請人的一種權利,也是一項單獨的收費服務項目。本案采用電話會晤,可以更準確的把握審查意見答復方向,避免后續(xù)出現不必要的程序反復,既節(jié)約了審查程序,也間接的降低了申請人的答復成本。
涉外實踐
除美國之外,鄭州睿信在十多年的涉外代理實務中也積累了其他國家或者地區(qū)豐富的實務代理經驗。對于歐美日韓等知識產權保護制度完善,審查能力相對較高的國家或者地區(qū)來說,鄭州睿信在深入了解和掌握具體國家或者地區(qū)法律法規(guī)的前提下,結合具體案件情況巧用法律賦予的權利,為申請人提供定制化的修改意見或者答復策略;對于知識產權保護相對薄弱,審查能力依賴性較高的國家或者地區(qū),鄭州睿信為申請人提供從審查意見轉達分析,審查意見答復稿撰寫等多種服務。這些有的放矢,目標明確的專業(yè)代理服務不僅為申請人在目標國家或者地區(qū)獲得了專利保護,而且很大程度上降低了相應的申請成本。
巧用規(guī)則
海外專利布局的多變性和復雜性決定了其需要專業(yè)的服務作為支撐。國內專利代理機構在提供涉外代理服務中,切忌不能只做“二傳手”,要深入研究目標國家或地區(qū)的法律法規(guī),充分發(fā)掘有利于申請人的各項權利,并將其巧妙運用到權利獲取過程中,盡最大努力維護申請人的合法權益,做到真正為申請人“走出去”保駕護航。